从“江小白”案看商标无效制度的缺陷

一、“江小白”商标无效宣告案情简介

“我是江小白，生活很简单……”重庆江小白酒业有限公司(简称江小白公司)主打的“江小白”系列白酒以其新颖的产品包装、俏皮的卡通形象和令人印象深刻的经典语录吸引了许多消费者。第10325554号“江小白”商标，是由成都格尚广告有限责任公司（简称格尚公司）于2011年12月19日申请注册，于2013年2月21日被核准注册，核定使用在第33类“果酒（含酒精）、茴香酒（茴芹）、开胃酒、烧酒、蒸馏酒精饮料、苹果酒、酒（利口酒）、酒（饮料）、酒精饮料（啤酒除外）、含水果的酒精饮料”商品上，专用期限至2023年2月20日。2012年12月6日，诉争商标转让至四川新蓝图商贸有限公司（简称新蓝图公司），成立于2011年3月的新蓝图公司，虽然目前已经注销，但在成立之初的公司股东和法定代表人是陶石泉,陶也是江小白公司的董事长兼总经理。江小白公司成立于2015年3月,2016年6月6日，诉争商标转让至江小白公司。

2016年5月30日，重庆市江津酒厂(集团)有限公司(简称江津酒厂)向商评委提出无效宣告请求，商评委认为诉争商标违反《商标法》第15条“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用”，对该商标予以无效宣告。江小白公司不服商评委的决议，起诉到北京知识产权法院。2017年12月25日，北京知识产权法院对本案作出一审判决：支持江小白公司的诉讼请求,撤销商评委作出的商评字【2016】第117088号关于第10325554号“江小白”商标无效宣告请求裁定。江津酒厂与商评委不服北京知识产权法院判决，向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院认为，诉争商标虽由格尚公司申请注册，但诉争商标在申请注册过程中就由格尚公司转让至新蓝图公司，而新蓝图公司又系江津酒厂的经销商，新蓝图公司的法定代表人陶石泉曾与江津酒厂存在关于“江小白”品牌设计稿的邮件往来，其对江津酒厂“江小白”商标理应知晓。2018年11月22日，北京市高级人民法院判决撤销北京知识产权法院（2017）京73行初1213号行政判决，驳回江小白公司的诉讼请求。至此，诉争“江小白”注册商标再度被司法宣告无效。

2019年3月，在媒体和大众对此案已经热议沸腾时，江小白公司发布了一个商标声明，声明除诉争商标外，其还有百余件其他“江小白”商标，不影响产品的正常销售。

但行内人都知道，江小白公司将肯定会面临后续的一系列连锁商标案件，不会像声明这样轻松。

那么，一个注册商标，怎么会说无效就无效呢？尤其是对一个已经有如此大影响力的网红注册商标，设计程序中遇到什么BUG了吗，遭到如此无情的打击？请让我来扒一扒我国目前的商标无效制度以及其存在的诸多缺陷。

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二、 目前中国商标无效制度的现状和立法缺陷

注册商标被无效的情形集中规定在2014年修订的《商标法》第44条和45条中。其中第44条规定，已经注册的商标违反《商标法》第10条（通常称为绝对禁止注册和当商标使用的标志）、第11条（缺乏显著性的商标）、第12条（立体商标但具有功能性）的规定，或者以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标，商标局或者商标评审委员会（文中简称商评委）可以依程序对该注册商标宣告无效；第45条规定，已经注册的商标，违反《商标法》第13条（对驰名商标的保护）、第15条（代理人抢注）、第16条（对地理标志的保护）、第30条（在先注册商标保护）、第31条（在先申请商标保护）、第32条（损害他人在先权利与恶意抢注）的规定，自商标注册日之日起五年内，利害关系人可以请求商评委宣告无效。

可以看出，44条和45条的主要区别就是有无规定五年的权利主张期限。

业界通常认为，目前注册商标的无效情形之所以由44条和45条分别予以规范，是因为基于这样的立法逻辑：44条的无效情形是没有针对特定的相对权利人，45条的无效情形都是由特定的相对人。这样的划分逻辑从立法上看简单便于理解，但是面对复杂的商标实际使用和注册状况，也一味一刀切地就分两种情形来处理，则显得过于简单粗暴，不能顺应千变万化的知识产权发展环境，商标法的立法宗旨也得不到灵活有效的贯彻执行。

应当针对所有无效情形一一进行详细规定，毕竟商标一旦被官方核准注册，就应该体现国家注册制度的权威性，注册人可以据此形成确定的预期，实施相应市场行为。基于对国家核准的注册证书的信任投入大量的人力物力和智力付出后，应该得到一定的尊重，不能轻易地再被宣布无效，无效制度的滥用（目前这种趋势非常明显）会影响到市场主体对国家机关公信力的信赖，使当事人无所适从，会冲击已经形成的利益格局，甚至会影响到已经确立的产品市场秩序。

三、关于无效宣告制度的几点思考

1、 应当将第十一条涉及到的无效情形单独予以详细规定

商标法第十一条关于显著性的问题，这条第一款规定了不得作为商标注册的情形，但是第二款又规定：“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”。这些原本缺少显著性的商标经过使用是可以取得显著性的，也是可以获准注册的。从这点看，就与第十条和第十二条的规定不同，第十条和第十二条不予注册是没有回旋余地的。因此，应对第十一条涉及到的无效案件单独予以规定，有别于第十条和第十二条。

2、第十一条关于显著性的问题，实际上又涉及好几个情形。2017年3月1日施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》对通用名称的使用证据考量时间点作了司法解释，但没有对描述性商标以及其他情形的时间点作解释，导致有的法院直接套用了通用名称的说法，当然是不恰当的。否则立法上就没有必要区分经过使用取得显著性的几种情形了。

3、 对第45条规定的无效处理情形同样存在过于武断的问题

商标法第45条虽然规定了有五年的权利主张期限，但是对代理人抢注、侵犯在先权利、与在先注册商标相同或者近似等，一旦发现这种情况存在，根本不考虑注册人和在先权利人对商标知名度的贡献度，也不进行价值评估的情况下，直接就宣布注册商标无效的做法,一定程度上跟当前创新活力的知识产权环境不相匹配。

此次“江小白”案，完全无视注册人和最先创意人各自对“江小白”知名度的贡献度，直接宣布已经驰名全国的“江小白”注册商标无效，没有人不为之咋舌。调解或者共有或者合理补偿下的续存难道不更有利于良好的知识产权营商环境的建立和维护？

4、 目前的注册商标无效情形确实需要重新归类了，按照是否存在相对权利人进行划分太不科学了，注册商标的无效宣告无论对于哪种情形，都应该更谨慎更科学的处理。否则，有些无效案件处理后接着就会有侵权之诉的后续连锁。第47条，关于被宣告无效商标的效力问题，相应地也该动一动了。各种情形交错复杂，这点，倒是可以参照合同无效的处理逻辑。总之，良好的知识产权营商环境的建立也有赖于“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”。